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小心!在申请注册包含地名的集体商标时一定要注意这一问题

原文标题:小心!在申请注册包含地名的集体商标时一定要注意这一问题,地名作为商标注册的条件

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编者按:镜泊湖大豆协会申请注册“镜泊乡大豆”商标,但因该商标中包含地名而在注册过程中频频受阻。日前,随着北京市高级人民法院作出终审判决,“镜泊乡大豆”商标注册终于迎来转机。对此,专家认为,地理标志作为一种商业资源具有较高的价值,如果被随意注册和使用会造成消费者的混淆,不利于市场诚信竞争,更不利于保护地理标志。但是,需要注意的是,不能因为诉争商标含有地名即认定其容易被误认为地理标志,否则意味着所有含有地名且并非地理标志的集体商标、证明商标均无法注册。

  原标题:“镜泊乡大豆”化解“有商无标”尴尬

  凭借粒大饱满、金黄光亮的品质,黑龙江省宁安市镜泊乡所产的大豆备受消费者青睐。为了保护当地大豆产业健康、有序地发展,宁安市镜泊湖大豆协会(下称镜泊湖大豆协会)将“镜泊乡大豆DADOU”(下称诉争商标)作为集体商标,在第31类豆(未加工的)、大豆(未加工的)商品上提出注册申请,却先后被国家工商行政管理总局商标局(下称商标局)与商标评审委员会(下称商评委)决定予以驳回。随后,镜泊湖大豆协会向北京知识产权法院提起行政诉讼。日前,根据北京市高级人民法院作出的终审判决,商评委对诉争商标不予核准注册的决定被判决撤销,镜泊湖大豆协会成功扫除因商标缺失而或将导致的品牌发展障碍。

  注册遭驳

  据了解,2005年12月,镜泊湖大豆协会向商标局提出该案诉争商标即第号“镜泊乡大豆DADOU”商标的注册申请,指定使用在第31类豆(未加工的)、大豆(未加工的)商品上。

  2007年8月,商标局作出商标驳回通知书,认为“镜泊乡”为行政区划的地名,诉争商标指定使用商品的品质与镜泊乡的自然因素、人文因素无必然联系,不符合地理标志集体商标的注册条件,且诉争商标使用在指定商品上,易导致消费者对相关商品的产地产生误认,据此决定驳回诉争商标的注册申请。

  镜泊湖大豆协会不服商标局上述驳回决定,于2007年9月向商评委提出复审请求,并提交了《“镜泊乡大豆”集体商标使用管理规则》等证据,主张诉争商标并非以地理标志申请注册的集体商标。

  商评委经审理认为,诉争商标的中文部分“镜泊乡”为镜泊湖大豆协会所在地的地名,“大豆”为诉争商标指定使用商品的名称。虽然镜泊湖大豆协会明确诉争商标不是以“地理标志”作为集体商标申请注册,但诉争商标以地名加商品名称的形式作为集体商标申请注册,这种商标组合形式易被相关公众认为其所提供的商品的特定质量、信誉或者其他特征,主要由“镜泊乡”地区的人文因素或者自然因素所决定,从而误认为诉争商标系以地理标志申请注册的集体商标。

  同时,商评委认为,镜泊湖大豆协会提交的《“镜泊乡大豆”集体商标使用管理规则》中,并没有明确规定使用该集体商标的商品所应达到的标准及商品品质,亦未明确镜泊湖大豆协会对使用该集体商标商品的检验监督制度,因此该管理规则不符合《集体商标、证明商标注册和管理办法》的相关规定。

  综上,商评委于2014年12月作出驳回复审决定,对诉争商标的注册申请予以驳回。

  镜泊湖大豆协会不服商评委上述复审决定,于法定期限内向北京知识产权法院提起行政诉讼,主张诉争商标系以集体商标进行申请注册,但由于其未经法定机构评审与认定,因此并非地理标志;同时,镜泊湖大豆协会提交的《“镜泊乡大豆”集体商标使用管理规则》中,明确了相关商品的标准与品质,据此可以得出镜泊湖大豆协会对产品质量进行不定期检测的事实,符合《集体商标、证明商标注册和管理办法》的相关规定。据此,镜泊湖大豆协会请求法院撤销商评委对诉争商标不予核准注册的复审决定。

  成功逆转

  北京知识产权法院经审理认为,没有任何在案证据证明“镜泊乡大豆”属于我国商标法规定的地理标志,即便诉争商标确实包含地理标志,在案证据亦不能证明相关商品并非来源于该标志所标示的地区。同时,不能因为诉争商标含有地名即认定其容易被误认为地理标志,否则意味着所有含有地名且并非地理标志的集体商标、证明商标均无法注册。另外,镜泊湖大豆协会提交的《“镜泊乡大豆”集体商标使用管理规则》中,载明了标注诉争商标的商品应达到的商品品质,并体现了镜泊湖大豆协会对使用诉争商标商品的检验监督制度,符合《集体商标、证明商标注册和管理办法》的相关规定。

  综上,北京知识产权法院一审判决撤销商评委被诉决定,并判令商评委重新作出复审决定。

  商评委不服上述一审判决,向北京市高级人民法院提起上诉。

  北京市高级人民法院经审理认为,该案诉争商标系作为集体商标申请注册,商评委在无证据证明诉争商标中包含地理标志的情况下,不应适用有关以地理标志作为集体商标申请注册的特殊规定进行审查,而应仅以我国商标法等法律法规、部门规章中有关集体商标申请注册的一般规定予以审查。

  同时,镜泊湖大豆协会提交的《“镜泊乡大豆”集体商标使用管理规则》,未满足《集体商标、证明商标注册和管理办法》规定的实质性要求。同时,在不能确定商标局是否收到镜泊湖大豆协会补充提交的修改后的《“镜泊乡大豆”集体商标使用管理规则》、商评委未对该修改后的管理规则进行审查的情况下,一审法院直接认定上述管理规则符合《集体商标、证明商标注册和管理办法》相关规定的要求显属不当,应予以纠正。

  综上,二审法院认为,镜泊湖大豆协会应当向商评委及时提交包括修改之后的《“镜泊乡大豆”集体商标使用管理规则》在内的相关证据,商评委亦应当针对包括修改之后的《“镜泊乡大豆”集体商标使用管理规则》在内的相关证据重新予以审查,并可以结合重新审查时的实际情况和相关证据材料,就诉争商标是否包含地理标志重新予以认定,进而对诉争商标的申请注册是否符合我国商标法、商标法实施条例及《集体商标、证明商标注册和管理办法》的相关规定重新予以认定,据此终审判决维持了原判。(本报记者 王国浩)

  行家观察

  江锋涛 张 瑜 北京恒都律师事务所合伙人:根据2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议《关于修改〈中华人民共和国商标法〉的决定》第二次修正的商标法(下称第二次修正的商标法)规定的注册商标包括商品商标、服务商标和集体商标、证明商标等不同类型,地理标志作为一种特殊形式的标志亦在商标法体系下予以保护。其中第十六条建立了地理标志的保护制度,首先规定了地理标志的保护范围,即商标中有商品的地理标志,而该商品并非来源于该标志所标示的地区,误导公众的,不予注册并禁止使用;但是已经善意取得注册的继续有效。其次,对地理标志进行了定义,即标示某商品来源于某地区,该商品的特定质量、信誉或者其他特征,主要由该地区的自然因素或人文因素所决定的标志。

  该案争议焦点在于诉争商标是否违反第二次修正的商标法第十六条的规定,以及镜泊湖大豆协会提交的《“镜泊乡大豆”集体商标使用管理规则》是否符合《集体商标、证明商标注册和管理办法》的相关规定。诉争商标虽然包含镜泊湖大豆协会所在地的地名“镜泊乡”,但镜泊湖大豆协会一直明确诉争商标非以地理标志作为集体商标申请注册。在无证据证明诉争商标中所包含的文字“镜泊乡大豆”属于地理标志的情况下,商评委适用第二次修正的商标法第十六条对诉争商标予以审查缺乏事实依据,属于适用法律错误。鉴于镜泊湖大豆协会未在商标评审程序中向商评委提交修改后的管理规则,故不宜由人民法院直接认定修改后的管理规则是否符合规定,而应由商评委对其进行重新审查。

  该案对于实务中包含地名的集体商标的注册申请和审查是否适用我国现行商标法第十六条具有一定启示。商标申请注册人在申请注册包含地名的集体商标时,应事先明确所含地名是否构成地理标志。商标局在审查此类集体商标的过程中,不应机械地将地名简单等同于地理标志,进而直接适用我国现行商标法第十六条的规定,并按照地理标志集体商标的审查标准来审查所有包含地名的集体商标申请注册,而应当根据诉争商标是否包含地理标志采用不同的标准进行审查。只有在有充分证据证明该集体商标中包含地理标志的情形下,才能适用我国现行商标法第十六条的规定。因为以地理标志作为集体商标申请注册,相对于非以地理标志作为集体商标进行申请注册而言,其要求与审查标准更为严格。

  因此,对于申请注册的集体商标,应当根据其是否包含地理标志采用不同的标准予以审查。在没有证据证明申请注册的集体商标中包含地理标志时,商标注册主管机关不应将适用于以地理标志作为集体商标申请注册时的特殊规定,适用于申请注册的集体商标。

  赵虎 北京市东易律师事务所律师:地理标志作为一种商业资源具有较高的价值,如果被随意注册和使用会造成消费者的混淆,不利于市场诚信竞争,更不利于保护地理标志。商标行政机关在审查商标注册申请时,有义务主动审查申请注册的商标中是否含有商品的地理标志;如果包含则需要进一步审查相关商品是否来源于该标志所标示的地区;如果不是来源于该标志所标示的地区,则应考虑误导公众的可能性,作出不予注册的决定。如果已经使用的,商标行政机关有权禁止其继续使用。

  我国第二次修正的商标法第十六条虽然对地理标志进行了定义,将地理标志与普通的地名区分开来,但是并没有规定商标行政机关是否依据证据以及依据什么证据来判断是否构成地理标志。对此,可参照《集体商标、证明商标注册和管理办法》第六条规定:“申请以地理标志作为集体商标、证明商标注册的,还应当附送管辖该地理标志所标示地区的人民政府或者行业主管部门的批准文件。外国人或者外国企业申请以地理标志作为集体商标、证明商标注册的,申请人应当提供该地理标志以其名义在其原属国受法律保护的证明。”根据上述规定,商标行政机关不能在没有证据的情况下自行判断某地名等标志是否构成地理标志,而是需要申请者提供标志标示地区的人民政府或者行业主管部门的批准文件,外国人或者外国企业的则提供受法律保护证明。

  该案中,镜泊湖大豆协会明确表示诉争商标的不是地理标志商标,而是普通集体商标。因为诉争商标中含有“镜泊乡”这一地名,商标审查人员考虑到第二次修正的商标法第十六条的规定,存在怀疑也是在情理之中。但该案中镜泊湖大豆协会并非主动申请注册地理标志证明商标而是申请注册集体,商标行政机关在自行判断诉争商标中是否包含地理标志时,不可仅根据当地人民政府、行业主管部门的批准文件及保护记录自行认定。参考《集体商标、证明商标注册和管理办法》第六条的规定,并根据第二次修正的商标法第十六条的规定判断是否存在地理标志时,应由管辖该地理标志所标示地区的人民政府或者行业主管部门的批准文件,申请人为外国人或者外国企业的,应提供在其原属国受法律保护的证明。该案中商标局在没有任何证据的情况下认为争议商标中包含地理标志,并根据第二次修正的商标法第十六条进行了审查,而商评委在没有证据支持的情况下,认定争议商标中包含地理标志。根据第二次修正的商标法第十六条的规定,对商标进行审查的前提是商标标志中包含地理标志。如果没有证据证明商标标志中包含地理标志,则不能适用第二次修正的商标法第十六条的规定。对于商标标志中包含地名的,应根据第二次修正的商标法第十六条第十条的规定进行审查和判定。

(文章来源:中国知识产权报)

(责任编辑:赵世猛 编辑:石焱)

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文章阅读关键词:县级以上地名不能注册商标、地名不能注册商标吗

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