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大成法评_注册商标超过核定范围使用对注册在先包含同一范围的注册商标构成侵权

一、基本案情简介

吉林百合口腔医院股份有限公司设立于2002年11月8,位于吉林省长春市,公司类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股),经营范围:口腔科、牙体牙髓病专业、牙周病专业、口腔粘膜病专业、儿童口腔专业、口腔颌面外科专业、口腔修复专业、口腔正畸专业、口腔种植专业、口腔麻醉专业、口腔颌面医学影像专业、口腔病理专业、预防口腔专业/急诊医学科(口腔)/医学检验科、临床体液、血液专业、临床微生物学专业、临床化学检验专业/医学影像科、X线诊断专业、CT诊断专业、心电诊断专业、医疗科技领域内的技术研发、技术咨询、技术转让。2010年3月10日,吉林百合口腔医院股份有限公司注册取得了号“百合口腔 BAIHE BAIHE STOMATOLOGY”注册商标,商标注册证登记范围:第44类:理疗;牙科;药剂师提供的配药服务;医疗辅助;医疗护理;医疗诊所;医药咨询;医院;远程医学服务;整形外科(截止)。

二道区百会口腔门诊部成立于2015年11月7日,位于吉林省长春市,公司类型:个体工商户,经营范围为:口腔诊疗服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。2019年3月28日,二道区百会口腔门诊部注册取得了号“百会口腔”注册商标,商标注册证登记范围:第44类:卫生设备出租;饮食营养指导(截止)。

问题的提出:二道区百会口腔门诊开设口腔诊所,使用“百会口腔”字样用于店面装修、牌匾设置,并且经营牙科;医疗诊所;医药咨询等项目,该经营行为是否构成对注册商标“百合口腔 BAIHE BAIHE STOMATOLOGY”的专用权侵权。

二、基于现有法律法规的分析结论

根据《商标法》第二十三条规定:“注册商标需要在核定使用范围之外的商品上取得商标专用权的,应当另行提出注册申请。”《商标法》第五十六条规定:“注册商标的专用权,以核准注册的商标和核定使用的商品为限。” 根据上述法律规定得出:商标持有人使用注册商标应当以商标注册证登记范围为限,在核定范围之外的商品或服务上使用注册商标的行为,属于不规范使用注册商标,如果该商品或服务落入了他人在先注册的商标专用权的保护范围内,且在先注册的商标与该商标构成相同或近似商标的,则此类擅自超出自身商标核定使用范围的行为构成商标侵权,应当承担停止使用、赔偿经济损失的法律责任。

三、本案吉林百合口腔医院股份有限公司方律师代理思路

根据全案事实及庭审中双方举证、质证意见,本商标权权属、侵权纠纷一案吉林百合口腔医院股份有限公司方律师代理思路如下:

1、张忠良注册,二道区百会口腔门诊部使用的“百会口腔”注册商标基本信息。

第号注册商标,“百会口腔”,核定使用商品/服务项目(国际分类:44)第44类:卫生设备出租;饮食营养指导(截止)。注册人:张忠良,注册人地址:吉林省长春市宽城区兴业街道宏波委709组,注册日期2019年3月28日,有效期至2029年3月27日。

2、二道区百会口腔门诊部取得“百会口腔”注册商标前使用“百会口腔”作为企业字号的行为构成侵权。

第号“百会口腔”注册日期为2019年3月28日,本案件牌匾、宣传册照片拍摄时间为2018年12月,立案时间为2019年1月。在2019年3月28日之前,二道区百会口腔门诊部使用未注册的商标进行营业的行为,侵害了吉林百合口腔医院股份有限公司的商标专用权,构成侵权。

3、“百会口腔”商标的使用人与注册人不一致,使用地点与注册人地址不一致。

第号“百会口腔”使用人为二道区百会口腔门诊部,注册人为张忠良;使用地点为长春市二道区吉林大路89号武夷嘉园30/31栋102号房,注册人地址为吉林省长春市宽城区兴业街道宏波委709组。根据《商标法》,商标在使用过程中,如果商标的使用人与注册人不一致,使用地点与注册人地址不一致,那么商标也要相应的去办理变更。二道区百会口腔门诊部未办理变更,没有使用商标的法律依据,与吉林百合口腔医院股份有限公司“百合口腔”商标构成近似,侵害了商标专用权,构成侵权。

4、二道区百会口腔门诊部的“百会商标”中“牙科”一项在商标申请时被商标总局驳回,二道区百会口腔门诊部无权在牙科项目上使用“百会口腔”经营。

根据在国家商标局官网查询,“百会口腔”商标,于2018年10月12日驳回,被驳回服务项目:医疗诊所服务,美容院,庭院风景布置,按摩,治疗服务,牙科,兽医辅助,疗养院。正是由于同省同行业经营范围相同的“百合口腔”注册人注册在先,所以“百会口腔”在“牙科”事项上申请才被驳回。

5、“百会口腔”商标超范围使用,在超出的范围内对本案被二道区百会口腔门诊部构成侵权。

根据《商标法》第二十三条、第五十六条规定得出:商标持有人在核定范围之外的服务上使用商标,该服务内容落入他人在先注册的商标专用权的保护范围,且两个注册商标构成相同或近似商标的,则超出商标核定范围使用的行为构成商标侵权,应当承担停止使用、赔偿经济损失的法律责任。

本案中,首先,“百会口腔”核定使用商品/服务项目(国际分类:44)第44类:卫生设备出租;饮食营养指导(截止),但是二道区百会口腔门诊部使用“百会口腔”的商标在牙科;医疗辅助;医疗护理;医疗诊所;医药咨询;医院;整形牙科的范围内经营吉林百合口腔医院股份有限公司商标注册证核定使用范围内,二道区百会口腔门诊部超出号“百会口腔”核准范围使用的部分,没有法律支持;其次,号“百会口腔”注册商标外形与号“百合口腔”高度相似,在口腔医疗行业突出使用,两者的服务商品在功能用途、消费对象等方面趋同,易使相关公众对商品来源产生混淆和误认。综上两点,满足商标权专用权侵权的构成要件。

四、本案一审、二审的裁判结果

本案件一审判决采纳了我方代理意见,判决:一、二道区百会口腔门诊部立即停止将“百会口腔”字样作为企业字号在牌匾、室内装修、广告宣传中突出使用;二、二道区百会口腔门诊部于本判决生效之日起十日内赔偿原告吉林百合口腔医院股份有限公司经济损失(含合理开支)60000元。

一审作出判决后,二道区百会口腔门诊部不服一审判决,上诉至吉林省高级人民法院。二审法院认定案涉第号注册商标“百会口腔”的核定使用商品/服务项目为第44类下的卫生设备出租和饮食营养指导,而百会口腔门诊的经营范围为口腔诊疗服务,故百会口腔门诊使用注册商标“百会口腔”已超出核定使用服务的范围。百会口腔门诊在企业名称中使用了与案涉商标相似的“百会口腔”四字,并在实际使用中突出使用了“百会口腔”字样,且其提供的服务与百合口腔公司类似,其行为足以导致相关公众对服务来源产生混淆,或使消费者误认为该服务与百合口腔公司有某种关系,已构成对百合口腔公司第号注册商标权的侵犯应当承担停止侵权、赔偿损失的法律责任。二审法院最终驳回上诉,维持原判。

五、涉及商标超核定范围使用这一争议焦点的司法判例

1、商标权利人对其商标超出核定范围的使用构成对他人商标权的侵害。

【案号】(2018)京73民终249号

【基本案情】原告北京市交换空间装饰有限公司于2009年2月28日在第37类建筑信息、室内装璜等服务上注册“交换空间”商标,并与电视节目长期合作、大量宣传使其商标在室内装潢领域具有较高知名度。被告宜昌交换空间装饰工程有限公司于2012年1月28日在第40类木器制作、空气净化、水净化等服务上申请注册“交换空间”商标,与原告的商标相似,但核定使用的范围不同。原告北京市交换空间装饰有限公司发现被告未经同意,自2010年起擅自利用“交换空间”的商标开展装修业务,为一千多名客户提供装修服务,并进行大规模的宣传,获取巨大利润。原告北京交换空间装饰公司认为被告宜昌交换空间装饰公司的行为侵害其商标专用权,诉至人民法院请求判令被告承担停止侵害、赔偿损失的侵权责任。

【法院认为】被告宜昌交换空间装饰有限公司虽辩称被控侵权标识“交换空间”是对其第号商标的正当使用,但该商标核准使用项目为木器制作、空气净化、水净化,结合被告的经营范围及涉案网站、发布的内容,被告实际从事的是家居装饰、装修服务。从服务内容、目的、对象来看,通常情况下相关公众不会认为“木器制作”与“装修服务”属于同一种或者类似服务,因此被告的使用其注册商标“交换空间”显然超出了核定使用服务的范围,而与原告注册商标核定使用的第37类服务项目中的室内装璜属同类服务,属于侵害北京交换空间公司涉案商标专用权的行为,应就此承担停止侵害、赔偿损失的民事责任。

2、产品与商标的核定使用范围不一致,致使消费者购买了标注内容虚假的产品,销售者应当承担赔偿责任。

【案号】(2012)江法民初字第8551号

【基本案情】2012年11月4日,陈某某以103.5元的价格从重庆某连锁经营有限公司购置三瓶生产日期为2012年5月9日的“红蜻蜓”牌大豆油。该大豆油使用的注册商标“红蜻蜓”为重庆红蜻蜓油脂有限责任公司所有,在涉案大豆油生产时,该商标核准使用商品类别为第29类“色拉油”。在陈某购置大豆油外包装上显著使用了“红蜻蜓”商标,并特意标识“重庆市著名商标”。陈某认为商家超出“红蜻蜓”商标核定范围使用的行为构成对消费者的欺诈,遂向重庆市江北区人民法院提起诉讼,请求返还货款并进行赔偿。

【法院认为】注册商标的专用权,以核准注册的商标和核定使用的商品为限。2012年5月29日前重庆市著名商标核定的“红蜻蜓”商标的商品范围为色拉油,而原告购买的于2012年5月9日生产的大豆油不属于2012年5月29日前重庆市著名商标核定的商品范围。被告重庆某连锁经营有限公司销售了标注内容虚假的商品,误导消费者作出不真实的意思表示,其行为已构成欺诈。对原告要求退货及赔偿的诉讼请求,本院予以支持。

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作者:任博慧

北京大成(长春)律师事务所 律师

专业领域:民商事案件、商标权、知识产权类确权与纠纷诉讼、公司综合类事务、劳资纠纷等领域。

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文章名称:《大成法评_注册商标超过核定范围使用对注册在先包含同一范围的注册商标构成侵权》
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