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美国商标注册一二三_从申请到使用

作 者任羽潇

在进行商标海外布局时,很多申请人首先想到的就是美国。有些企业的产品已经在美国打开市场,有些是近期有向美国市场发展的规划,有些则是单纯地想在美国注册商标。不论出于何种目的,拥有一件美国商标听上去就很“高大上”。在商标申请人中甚至有“得美国者得天下”一说。大意是如果商标能在美国注册,那么在其他国家就相对容易了。

究竟如何在美国申请注册商标?在美国注册商标有哪些特殊的地方?在美国注册商标是否需要像在国内一样全面撒网?这些申请人普遍比较关心的问题,在本文中都有答案。

01

申请商标的基础

在美国申请注册商标,除了商标图样、商品类别和商品服务项目等信息,还需要有一定的基础。基础不同,决定了申请过程中提交的文件不同,还会影响到商标注册的成功率,甚至影响到注册商标的效力维持。

1. 商标在美国实际使用

如果申请人打算申请的商标已经在美国投入实际实用,这就是最好的申请基础。在提交商标注册申请时,申请人需要提供商标在美国最早使用的日期,以及商标使用证据。这项规定,对商标权利人提供了很好的保护。日后如果遇到商标权属纠纷,这些都是很好的证据材料。

2. 商标在美国打算使用

如果打算申请的商标没有在美国投入实际使用,但是未来有在美国使用的计划,那就适合这种基础。在提交注册申请时,申请人不需要提供任何证明材料。在商标顺利通过审查、公告期内没有人异议,或者虽有异议但异议失败或者双方和解之后异议撤回的情况下,美国专利商标局会签发核准商标注册通知。此时,申请人应当提交商标在美国实际使用的证据。如果申请人暂时无法提供使用证据,可以申请延期提交。经多次延期仍然无法提供使用证据的,美国专利商标局最终不会下发商标注册证。也就是说,商标最终无法获得注册。对于产品在未来几年不太可能进入美国市场的申请人,不宜选择这种基础。

3. 商标在原属国的注册

基于商标在原属国的注册,申请人也可以在美国申请注册商标。在申请阶段,申请人无需考虑使用证据的问题。对于商标在美国既没有实际使用、近期也没有使用计划的申请人而言,适合选择这种基础。在美国提交注册申请时,如果商标已经原属国获得注册,申请人应当提交注册证复印件以及英文翻译。如果原属国的商标还在申请过程中,申请人可以先提交受理通知书及英文翻译,待美国专利商标局签发核准注册通知后,再提交原属国的注册证即可。需要注意的是,当美国商标被核准注册后,应当确保原属国的注册商标仍然有效,申请中的商标已经获准注册,否则美国专利商标局不会签发注册证。

4. 商标的优先权

如果申请人在巴黎公约成员国享有商标优先权,可以以这个为基础在美国申请注册,但是需要同时结合前述三个基础之一。在申请阶段,申请人只需要说明优先权的基本信息。在美国商标被核准注册之后,申请人需要提供其他基础所要求的文件和信息。

对于申请人而言,选择申请基础的确增加了一些难度,但是法律也留出了一些灵活的空间。在提交商标注册申请时,申请人可以同时选择多个基础,只要内容没有自相矛盾即可。在申请阶段,可以随时删除不适合的基础。以优先权为基础的,在优先权期限内,可以增加或者修改基础。在商标公告之前,可以增加或者改变基础。在商标公告之后,也可以增加或者修改基础,只是需要经过审查员同意,如果涉及异议、撤销等程序,还需要取得对方的同意。所以,申请人只需要根据实际情况选择基础就可以了。

02

申请商标的途径

在美国申请注册商标有两种途径:一种是直接申请,又称单独申请、单一申请;另一种是马德里国际注册,即通过马德里国际注册的方式指定美国。这两种途径各有利弊。

1. 直接申请

直接申请的流程是:申请人委托美国或加拿大的代理机构,向美国专利商标局提交商标注册申请。各种官方文件都由当地代理机构转达,并通知申请人。

这种途径最大的优点是速度快,一般1-2个工作日即可提交申请,可以获得较早的申请日,并立即进入审查阶段。另外一个优点是灵活,除非以原属国商标注册为基础,否则不受国内商标注册情况的影响。这种途径的缺点是费用较高,其中大部分是国外代理机构的律师费。不过在申请过程中,能够直接向国外律师咨询,对提高注册成功率会有帮助。

2. 马德里国际注册

马德里国际注册的流程是:申请人通过国内代理机构向国家知识产权局提交申请,由国知局将申请转交至世界知识产权组织国际局,再由国际局转交给美国专利商标局。美国专利商标局的官方文件先反馈给国际局,由国际局转达给国内代理机构,并通知申请人。

如果同时指定多个国家、多个类别的话,马德里国际注册的费用低廉,手续简便。如果仅指定美国,费用与直接申请相差无几。这种途径最大的缺点是速度慢。由于注册申请需要层层转达,如果中间有所延误,就无法获得较早的申请日,审查也会滞后。与单独申请相比,会滞后4-6个月时间。另一个缺点是不灵活,必须以国内商标为基础,商标图样、申请人名称和地址等基础信息必须完全一致,商品和服务范围必须一致或缩小。一旦国内商标失效,国际注册商标的效力可能受影响,称为“中心打击”。只要国内基础商标失效的原因发生在国际注册之日起5年内,都会受到中心打击的影响。虽然后续可以转为单独国家注册,但会产生额外的费用。

如果通过马德里国际注册的方式指定美国,默认的申请基础是打算使用。在申请阶段,申请人只需要签署一份声明书,不需要提供商标使用证据。在商标被核准注册之后,美国专利商标局会直接下发注册证,申请人不需要提供使用证据。

在选择商标申请途径时,申请人应当基于自身的实际情况,从费用、速度、申请基础以及需要律师帮助的程度等方面,综合进行对比。

03

商标注册后的使用要求

根据美国商标法律的相关规定,商标注册之后每5-6年以及续展的同时,注册人应当主动提交商标的实际使用证据,同时签署声明书。如果无法提供使用证据,也无法提供商标不使用的正当理由,那么注册商标将自动失效。

使用证据的种类包括:产品包装、销售合同、运单、发票、经营场所等能够证明商标在美国有实际使用的各种材料,复印件或者照片都可以接受。如果只有广告和宣传,不能算作使用。一般情况下,注册人只需要针对一部分指定商品或者服务项目提供证据就可以了。

声明书应当载明:注册商标在指定商品或服务项目上有实际使用,并列出具体的商品。对于没有实际使用的商品,应当主动删除。如果做出虚假声明,应当受到法律制裁。

实践中,审查员可以依职权指定某项商品或服务,要求注册人有针对性地提供使用证据。如果注册人无法提供合格的使用证据,那么相应的商品或服务会被删除。如果情节严重涉嫌欺诈,有可能导致注册商标失效。

美国《商标现代化法案》将于2021年12月27日实施。法案新增了关于未实际使用商标的撤销制度。法案规定,如果商标注册满三年后一直没有使用,或者在一些特定的时间节点前提交的使用证据有问题,他人可以申请撤销该注册商标。前述“特定的时间节点”包括:以实际使用为基础的商标的申请日;以打算使用为基础的,申请人将基础修改为实际使用的日期;以打算使用为基础的,申请人应当提交使用声明的法定期限届满之日。这项规定,不仅对申请阶段的使用证据提高了要求,也对商标注册后的使用加强了第三方的监督。

由此可见,在美国申请注册商标,“实际使用”是无法回避的一个实质性问题。申请人一旦有了在美国注册商标的想法,就应该考虑商标在美国使用的问题。

04

多类别覆盖的可行性和必要性

近年来,国内掀起一股商标“全类注册”的热潮。特别是一些互联网企业,由于自身对市场敏感度比较高,一旦推出新商标,立即全类覆盖。这种“广撒网”式的商标注册方式,其目的主要是防御抢注。这种方式是否适合美国呢?答案是否定的。

受申请基础和注册后使用证据的限制,全类覆盖恐怕不太现实。即便基于国内注册或者通过马德里国际注册的方式在美国取得商标注册,将来也会因为无法提供使用证据而导致商标失效。同样受这两方面规定的影响,美国的商标抢注风险相对比较低,没有必要通过多类别注册进行防御。

为了规避撤三风险,国内商标注册人会选择每三年将“闲置”商标重复申请一次的策略。在美国是否可以按照这种思路,对于无法提供使用证据的商标,法定期限届满后重复申请?目前,美国法律没有禁止失效商标反复重新申请的规定。但是,美国法律非常看重申请人的诚信,建议权利人不要滥用法律赋予的自由。

美国是个奉行“实用主义”的国家,这一点在商标注册制度上也得到体现。与在国内申请商标相比,美国的指定确实增加了不少门槛。尤其是注册后强制提交使用证据的规定,令一些中国权利人苦不堪言。建议申请人严格遵守美国的法律规定,谨慎选择申请基础,暂时回避使用问题,诚信地规划未来商标的使用并保留相关证据。这样才能切实地保护商标权益,才能提高注册商标的价值。

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