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来电聚焦丨签订专利申请代理委托合同要避开哪些坑

点击上方“北京知识产权维权援助”直接订阅,了解更多知识产权资讯引言为更好地服务市民和创新主体,解决知识产权领域的“急难愁盼”问题,北京市知识产权公共服务中心联合北京市专利代理师协会,梳理了市政务服务热线来电中反映较多的知识产权问题,充分发挥我市知识产权服务机构的智力资源优势,以专业力量支撑知识产权领域“接诉即办”,推动“未诉先办”。

不管是企业还是个人,如委托专利代理机构申请专利,都需要与其签订一份委托合同。因专利服务比较小众的,很多购买服务的甲方并不了解专利代理服务,对其中可能存在的问题也不清楚,大多只是按服务机构给出的制式合同签订。

专利申请代理的本质是甲方付费,请乙方为其提供专业服务。因此,甲方有义务按合同约定的时间和金额支付费用,向乙方提供技术资料及其他信息支持;乙方有义务履行合约,完成甲方委托的工作,双方大都是诚实守信的。因此,文中的“坑点”在理论上应该不存在。

本文试图将签订专利代理服务合同可能存在的“坑点”梳理清楚,希望作为创新主体的甲方了解相关注意事项,在专利代理委托合同中,写明相关条款,对乙方有一定的约束,也供广大甲方朋友“避坑”参考。

约定乙方必须是正规代理机构

近年来国家知识产权局一直在打击“黑代理”,但依然有“黑代理”以正规代理公司的名义招揽、承接专利代理业务。如果乙方没有正规资质,很可能出现被处罚、机构倒闭等风险,导致甲方的案件后续无人管理,出现死案、联系不到人等情况。因此,合同中必须约定乙方有正规专利代理资质,并附上乙方的专利代理机构代码(“黑代理”没有此代码)。同时,甲方可以去国家知识产权局官网专利代理机构查询网页(网址:)进行查询,核实该机构是否有代理资质。

合同条款示例:乙方承诺为国家知识产权局授予专利代理资质的正规代理机构,其机构代码为11**2,若未履行此承诺,此合同视为无效,由此给甲方带来的损失由乙方负责赔偿。

二约定业务不得外包给第三方

专利代理质量与沟通效率有关,为确保甲方权益,在合同中约定不得将代理工作外包给第三方,应由乙方独立完成。即合同的签订方、完成方、技术交流者统一,做到高质高效。

合同条款示例:乙方不得将此合同的服务内容外包给任何第三方,否则此合同视为无效,由此给甲方带来的损失由乙方负责赔偿。

三约定返稿时间、审核和修改期限

从甲方提供技术资料,到乙方完成申请文件撰写的时间长短,会直接影响专利申请日。而专利申请日是有重要法律意义的日期,因此,合同中必须约定返稿时间,避免被无限期拖延,耽误申请进度。

同时,申请文件撰写、审查意见答复过程中都会有乙方完成、甲方审核提建议、乙方修改的过程,为确保效率,应在合同中约定审核期限和乙方修改期限,方便推动申请完成进度。

合同条款示例:乙方应在甲方提供符合要求的材料后的二十个工作日内完成专利申请文件初稿的撰写,对需要甲方补充资料的,应在甲方补充资料后三个工作日内完成修改。对个别较复杂的案件,专利申请文件的撰写及修改时间可适当延长。

甲方在收到专利申请文件初稿后,应及时审阅并提出相应的修改建议,乙方应按甲方的修改建议进行修改,此过程可能需要多次,每次修改不得超过两个工作日。

四约定代理范围

即约定需要乙方完成哪些工作,简单版可以是:专利申请、复审、专利无效等,详细些可将专利申请分为:查新检索、申请文件撰写、审查意见答复等,避免在合同执行时由于对服务内容不了解引起纠纷。

合同条款示例:甲方委托乙方完成以下工作:查新检索、申请文件撰写、申请流程监控、审查意见答复等专利申请过程中的全流程事宜。

五约定反馈检索结果,如检索报告(可选)

专利授权必须满足新颖性和创造性要求,因此,申请文件撰写前的检索非常重要,为了提高专利授权率,甲方不具备检索能力时应约定乙方做检索,并反馈检索结果,必要时提供检索报告。甲方参考检索报告的内容,确定专利申请策略。

合同条款示例:乙方需要对甲方待申请专利做查新检索,预判其授权前景,向甲方提供查新检索报告,以便甲方对明显无新颖性的案件做撤案处理。

六约定乙方有提醒“非正常申请”的义务

近年来,国家在大力打击非正常申请专利行为,一旦被列为“非正常申请”,则甲方后续专利申请会受影响。因此,可在合同中约定乙方有提醒“非正常申请”的义务,避免双方利益受损。

合同条款示例:若甲方提供的技术资料可能导致被认定为非正常申请专利行为,乙方有义务提醒甲方做撤案处理。

七约定文件经甲方审核通过后才能提交

申请文件撰写和审查意见答复都应该经甲方专利申请负责人确认才能提交,避免乙方曲解或违背甲方本意,给甲方带来损失。

合同条款示例:专利申请文件和乙方负责完成专利的审查意见答复,需经甲方确认后才能向有关部门提交,以甲方指定人员的回复为准。

八约定保密义务

这一条特别重要。需要申请专利的很多技术信息非常机密,有的甚至是企业的核心技术内容,一旦泄露造成的损失不可估量。在专利申请过程中,很多技术信息必须告诉代理师,所以,必须在合同中约定代理机构的保密义务,一旦泄密,必须承担由此带来的后果,并赔偿甲方因乙方泄密而造成的损失。

合同条款示例:乙方对甲方所提供的技术内容、图纸等资料要严格保密(包括网络、邮件、书面方式转交的内容),不得以任何理由向任何第三方泄露,否则,由此给甲方带来的损失由乙方承担,但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限:永久保密。

九约定费用如何支付

现有的很多专利代理机构一般会约定先收费后干活,即签订合同时约定好费用,乙方收到费用后启动专利代理相关工作。但是,合同中的费用一般包括服务费和需要支付给国家知识产权局的官方费用,其中,专利申请费与申请文件的权利要求项数和说明书页数有关,当权利要求书超过10页,说明书超过300页,其官方费用就随权利要求书项数和说明书页数增加而增加,不是固定值。建议签订框架合同约定服务费,官费根据定稿后的实际金额确定。

合同条款示例:官费以国知局下发的缴费通知书为准,乙方代收代缴,也可以由甲方自行缴纳。需乙方代为缴纳的,以双方确定的申请文件文本为准,甲方一次性将官方费用和服务费支付到乙方指定账户。

小贴士1:专利申请不要盲目追求“包授权”,“包授权”属于虚假承诺01

在签订专利申请代理委托合同的过程中,很多甲方对乙方提出包专利授权的要求,部分代理机构为了迎合甲方的需求,会答应“包授权”。理论上,如果专利的保护范围足够小,都有可能授权,但是,太小的保护范围,对权利人基本没有实质作用。而且,代理机构为了能实现“包授权”,可能会在申请文件中记载非常详细的技术信息,导致甲方的技术秘密泄露,给甲方带来不可挽回的损失。因此,“包授权”属于虚假承诺,有悖专利法初衷,也涉嫌违反专利代理法律法规。

小贴士2:申请人不能放任代理机构自己申请,要密切关注几个关键环

专利申请是申请人与代理机构合作完成的工作,申请人不能做甩手掌柜,在以下几个环节要特别注意:

01

专利申请过程中技术交流一定要参与,确保待申请的专利与待保护的创新保持一致;

02

代理机构写完申请文件,申请人一定要审核,确保技术理解无差错,待保护的创新点无遗漏;

03

收到国家知识产权局的审查意见通知书,代理机构提交答复意见之前,申请人一定要审核,也可以与代理机构一起研究审查意见是否合理,并共同商讨、撰写答复建议。

小贴士3:专利请求书中是否填写申请人的联系地址和电话01

国家知识产权局规定,由代理机构提交的专利申请,可以不填写申请人的地址和电话。国家知识产权局会直接与代理机构联系,不会直接联系企业或个人。如果在请求书中填写了企业或个人的联系方式,当国家知识产权局联系不到代理机构的时候,可以用这个地址联系企业,发送文件、通知等,即好处是可作为联系方式的备份,坏处是市场上出现过有人用非法途径拿到请求书中的信息,给企业或个人打电话、寄信,骚扰企业以期获得委托业务,给申请人造成困扰。所以,是否在专利请求书中填写申请人的联系地址和电话,申请人需斟酌考虑后再决定。

(作者:华冰 北京智乾知识产权代理事务所)

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